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商標許可應注意哪些問題？
發(fā)布時間：
2022-08-29
商標許可是指商標注冊人通過法定程序允許他人使用其注冊商標的行為。商標權(quán)人許可他人使用自己的注冊商標，往往通過與被許可人簽署商標許可協(xié)議，授權(quán)給被許可人使用，從而獲得相應的許可費用。商標許可解決了被許可人急用商標的需求，也給許可人帶來了經(jīng)濟收益，這樣的雙贏局面的背后，存在一些細節(jié)上的法律問題。
1、被許可人在被許可商品上使用注冊商標，不得超出許可范圍
有些被許可人獲得了商標許可之后， 超越被許可的商品范圍使用許可人的注冊商標， 例如， 被許可的商品類別和商品內(nèi)容為25類服裝， 被許可人超越范圍， 將商標使用在第18類“ 包” 上， 與服裝一并配售。
新聞報道一個案例， 寧波海關(guān)查獲一起因未經(jīng)授權(quán)擴大使用范圍以致侵犯“ UL及圖形”商標權(quán)的五金配件出口案件， 涉案價值高達100.8萬元人民幣。據(jù)悉， 杭州某公司向?qū)幉êｊP(guān)申報出口一批導軌、 管夾等五金配件， 申報品牌為“ ekoline” ， 價值超過100萬元人民幣。寧波海關(guān)下屬北侖海關(guān)查驗關(guān)員在對這批貨物查驗時發(fā)現(xiàn)，貨物外包裝上除了品牌、 規(guī)格等信息， 還印制了含“ UL” 字樣的標識。此外， 所有貨物上同樣蝕刻有“ UL” 字樣。海關(guān)關(guān)員在海關(guān)保護備案系統(tǒng)中查詢了美國UL安全實驗所的授權(quán)情況， 發(fā)現(xiàn)并無該公司的許可信息。
對此， 海關(guān)法規(guī)部門聯(lián)系權(quán)利人核實授權(quán)情況， 核實的結(jié)果令人吃驚， 整整2個集裝箱的五金配件中， 只有建筑用接頭為授權(quán)產(chǎn)品， 其他貨物均未獲得授權(quán)。原來， 美國UL安全實驗所僅授權(quán)這家公司在建筑用接頭上使用“ UL及圖形” 商標， 公司卻隨意地擴大了使用范圍， 形成了事實上的侵權(quán)。
從上述案例可以看出， 無論被許可人主觀上是否有故意超越的惡意， 他的這種超越行為， 即存在商標侵權(quán)風險。
一方面， 超越許可范圍的商品類別的注冊專用權(quán)， 即使掌握在許可人手中， 許可人也不見得愿意將該類別一并許可給被許可人使用。被許可人如果需要使用， 必須獲得商標權(quán)人的新的授權(quán)， 否則將構(gòu)成商標侵權(quán)。商標權(quán)人對一個類別的授權(quán)意愿，并不自然而然影響其對于其他類別的授權(quán)意愿。
另一方面， 超越許可范圍的這些商品類別的注冊商標專用權(quán)， 有可能掌握在第三人手中。被許可人如果沒有這方面的法律意識， 以為自己的使用方式是在商標專用權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)的合法使用， 則將來一旦第三人進行權(quán)利追究， 被許可人就可能構(gòu)成商標侵權(quán)、 面臨賠償。
2、被許可人應當按照被許可的商標標樣進行商標使用，不得超出許可范圍
有些被許可人獲得商標許可之后， 擅自將授權(quán)使用的商標標樣進行重新設計并投入使用， 這樣的行為也有可能超越許可范圍。例如對文字商標進行圖形化設計， 使得新商標與被許可商標存在差異過大， 與第三人在先注冊圖形商標構(gòu)成新的近似， 從而帶來消費者市場混淆誤認， 這樣的新設計使用行為， 將給被許可人自身帶來商標侵權(quán)風險。
被許可人這樣的方式， 也可能會給許可人帶來市場方面的損失。品牌形象生動地代表商標權(quán)人的形象與性格。被許可人的新的設計， 有可能與商標權(quán)人的風格相悖， 傳達給消費者的信息錯誤， 影響商標權(quán)人的品牌的市場表現(xiàn)。
此外， 商標權(quán)人的注冊商標， 有可能會被他人提起撤銷三年不使用的申請， 此時， 商標權(quán)人應當依法在收到通知之日起2個月內(nèi)提交使用證據(jù)， 如果未提交使用證據(jù)， 則該商標將被撤銷。對于使用證據(jù)， 應當明確載明被使用的商標是什么。如果該商標權(quán)人將該商標進行許可， 而被許可人并沒有按照許可的商標標樣進行使用， 且對于商標標樣的改變較大， 則未來一旦介入撤銷三年不使用程序， 則容易出現(xiàn)被許可人提供的商標使用證據(jù)不符合要求。此時， 如果商標權(quán)人也沒有使用該商標， 則該商標存在被撤銷的法律風險。
因此， 雙方在簽署許可合同的時候， 務必明確約定， 被許可人不得隨意更改被許可商標標樣投入使用， 商標權(quán)人應當定期審核被許可人對于商標的使用形式， 以便及時發(fā)現(xiàn)問題。
3、被許可商標應當是合法、有效的
一方面， 被許可商標應是被核準注冊的商標，且被核準注冊的商品范圍應大于或者等于被許可商品范圍。被許可人在接受許可的時候， 應及時進行法律調(diào)查， 查明被許可商標標樣和商品內(nèi)容是否是經(jīng)商標局核準注冊的商標標樣和商品內(nèi)容， 從而確保該商標應當是合法被注冊的商標。否則將存在如下風險：
商標侵權(quán)。被許可的商品內(nèi)容超越商標核準注冊商品范圍，被許可人如果法律意識淡薄，只是依照許可合同，盲目使用，如果此時恰好他人有在先注冊，則會構(gòu)成商標侵權(quán)。
欺騙性許可。商標許可一般都需要支付許可費用，被許可人不自行查明被許可商標法律狀態(tài)， 如果商標權(quán)人主觀上存在欺騙，將一個未注冊或者未注冊全面的商標許可給被許可人，被許可人將會產(chǎn)生商標許可費的損失。
另一方面，被許可商標應是有效的。被許可人在接受許可的時候，還應當及時查明被許可商標是否被續(xù)展、商標權(quán)是否為商標許可人持有、商標許可人是否有權(quán)利對該商標權(quán)進行處分?，F(xiàn)實中多見，無論被許可人主觀上是否存在欺騙，被許可商標未被及時續(xù)展或者許可期限長于商標專用權(quán)期間這樣的時間瑕疵， 使得被許可人獲得一件失效的注冊商標，從而產(chǎn)生侵權(quán)法律風險， 也同樣將會產(chǎn)生商標許可費的損失。
綜上所述，對于商標許可，許可雙方在簽署合同的時候，應注意合同條款的設計，避免出現(xiàn)上述問題。
*摘選自《中華商標》雜志。
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